常见知识产权问题的回答集锦(摘自顾珊律师的知乎主页)

来源:律恒立业   作者:顾珊   日期:2017-03-24   分享:
							

***我在知乎上关于法律方面的评论、提问或回答仅代表个人观点,仅供参考,不作为任何形式的法律意见*** 个人简介:2003年起从事知识产权代理行业。目前专注于互联网专利和创业型企业早期的知识产权规划。 1、个人申请专利需要注意什么,是否需要与专利代理机构签订保密协议,保密协议的违约部分应该如何规定呢? 个人申请专利,如果以前没有什么申请经验的话,最好还是找个专利代理机构,并签署代理协议(包含保密条款)。 保密条款中应约定:1)需要保密的内容;2)需要保密的时间;3)违约责任。比如约定如果泄密承担多少违约金。一般比较大型正规的代理机构都有自己的格式条款。 签订协议的目的除了保密,主要还是规范双方的责任和义务。专利申请主要是两部分工作,实体工作(即撰写申请文件、答复审查意见等)和程序工作(与知识产权局的文件往来,如委托书,申请表格等等),专利代理机构在这两方面,特别是程序方面有较规范的管理和经验。要知道超过8成的专利申请都是因为程序问题(例如错过了答复的时间,少交了文件,或文件不规范等等)而没有最终授权的。 2、专利联盟与专利池有何区别与联系? 专利联盟通常指持有某些专利的专利权人(patent owner),他们为了某些共同的利益将自己的专利放在一起构成专利池。联盟的各个成员往往通过交叉许可(cross-licensing)的方式彼此获得使用专利的权利或免于承担侵权的责任。例如,著名的DVD专利池就是以飞利浦为代表的国际3C联盟(由索尼、先锋、飞利浦组成)把自己家的专利放在一起构成的。 单个专利的威胁通常远不如多个专利联合起来能发挥更大的作用。所谓聚沙成塔,就是专利池的意义所在。核心专利,也通常是指某一特定技术领域的一组专利。 3、中国如果把知识产权的保护力度提高到和西方国家一样,是利大还是弊大? 知识产权保护力度提高,当然是利大于弊,对于构建创新型社会增强国力绝对是有深远意义。这话太官腔,说白的吧,如果抄袭成本是零,那还有谁愿意去创新?创新并不是拍脑袋的事情,而是日积月累的结果,并不是靠小宇宙爆发或者拼人品就能搞成个震惊全球的发明创造来的。 但是,知识产权的保护不仅要靠专利法一部法律,相关的民法、民事诉讼法等都要与之配套。所以中国不是不想,而是还要整个社会的法制体系进一步健全。在这点上,专利法绝对在立法方面是远远超前的。第一部专利法诞生于1984年,是刚刚步入改革开放的社会主义中国第一部带有资本主义(即私有产权)性质的法律。你查查物权法是什么时候颁布的吧,就知道专利法多时髦了。 4、什么是概念型专利? 涉及专利的法律意义上并没有所谓概念型专利的说法或定义。 我理解这里的概念型是指尚未形成产品而仅在实验室阶段证明了其想法可行的发明创造。在中国申请专利,并不要求发明人真的做出产品,而只要在专利中阐明你的想法在原理上或者工程上的可行性即可。 在中国专利法中的第26条第三款中规定“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准”,这里提出的虚拟人的概念,即”所属技术领域的技术人员“,可以理解为这个领域具备一般技术水平的技术人员,只要”他“认为按照专利的描述能实现即可。这也符合专利尽早申请尽早保护idea的原则。 5、优秀的专利律师和专利代理人的知识结构中,工程技术、法律知识和英语三者的比例各是多少? 我个人的看法,欢迎指正: 1、工程技术只是背景,或者理解为是一种逻辑思维能力。专利律师天天面对的是不同的技术专利,科技进步又是如此之快,因此你不可能面面俱到随时随地掌握所有的新技术。专利律师要做的不是自己翻资料搞明白发明人的东西到底是什么,而是引导发明人让他给你解释他发明的东西是什么,或者你在撰写法律文件时需要什么。需要强调的是,专利是法律游戏,不是技术文档。 2、法律是进阶的内容。还是要强调专利只是法律游戏,因此专利律师不仅要掌握专利法,相关的知识产权法如商标、版权、反不正当竞争乃至民法、民诉法等等都应有所涉猎。法律人的思维和理工科是很不一样的,学习法律也就是为了培养自己的法律思考方式。 3、如果说英语,我更愿意用语言能力来代替表述。专利律师是和文字打交道的行业,就算是在法院庭审,双方律师和法官之间也要对着那几页单薄的权利要求书逐字逐句的分析判断。英语是必须的技能,并不因为是要做涉外业务,而更多的是用来学习英美一些先进的知识产权制度。比起人家几百年的专利法历史,我们才不过20多年,需要学习的地方真的很多。中文的写作能力往往是容易被忽略的,但很多最后引起轰动的案例可能就是因为在撰写阶段某个中文用词没有把握准确。写诉状也是一样的道理。事实上,中文是非常不适用书写法律的语言,一词多义,概念范围模糊是中文的特点,我猜可能是我们惯于”只可意会不可言传“吧。 补充一点我认为更重要的,是专利律师的服务意识,也就是受人之托,忠人之事。专利律师通常是高学历出身,因此可能自视颇高,动不动就用成筐的技术术语或法律术语来应对自己的当事人。其实我倒觉得专利律师的服务本质上和端盘子没什么两样,重要的是是否能站在当事人角度看问题,把他的事情当做你自己的事情来做。服务意识并非仅仅是一种意识,我更愿意理解为是一种能力,一种愿意并且能够帮助对方解决问题的能力。这么看起来,上面三个都是物质基础,服务意识更像是上层建筑了。 6、好创意如何在不申请专利的情况下获利? 可以通过技术秘密的方式进行保护。像可口可乐的配方就一直是技术秘密,没有申请专利。 7、学材料的可以做电子方面的专利代理人么? 当然可以了,欢迎加入代理队伍:)我一向认为,越是交叉或基础的学科,越适合做专利代理人,尤以材料和物理为代表。我理解的优秀专利代理人,并非技术精英,因为专利归根到底是一门法律,你技术再强也强不过发明人不是吗?所以代理人在技术层面更杂一些为好,通俗点说就是知识面比较广。当然,技术其实只是敲门砖,更高境界是深谙法律游戏的规则,法律才是这一行的"道",技术只是"术"。 8、是否先在中国申请专利,等有钱以后再通过PCT或巴黎公约申请其他国家专利会便宜一点? 中国现行的专利法规定,如果是在中国完成的发明创造性,必须先在中国申请,或者先向中国提出“向外申请许可”,才能向其他国家或地区申请。这主要涉及国家安全和保密的原则,美国同样有类似的foreigh filing license的规定。所以先在哪里申请,还要看你的发明是在哪里完成的。 至于中国申请的利与弊,利是比较便宜,授权快;弊是有些主题申请不了,比如商业方法(特别是在互联网领域中一些比较新的结合服务器和客户端的商业模式),而美国相对来说可授权的主题会多一些。 9、对商业公司网站的格局、框架、配色等外观进行照搬,内容替换成自己的产品内容,侵犯了哪些知识产权?是否有案例? 在美国,网站设计可以用”trade dress“来保护。目前中国还没有对应的法律概念。trade dress可以理解为对商品和服务的整体设计,比如麦当劳连锁店内的室内设计。以往通过trade dress保护的案例可以参考Blue Nile, Inc. v. Ice.com, Inc. 10、专利代理人的现实发展及其前景是怎样的? 知识产权行业是个专业服务领域,属于慢热型,但是是靠经验积累的一个行业。很像医生。如果说赚钱的话,不是个能赚大钱的行业,因为不是靠资本推动的。即使创办了自己的事务所自己当老板,也是要靠自己劳动,挺辛苦的一个行业。 11、桌面(纸牌)游戏如果被抄袭,该如何保护自己,有这方面的知识产权申请吗? 桌面纸牌的游戏规则属于典型的智力活动,至少是在中国是不予保护的,这也是为什么很多国内桌面游戏可以直接照搬国外的规则,而并不违法。能保护的是纸牌的设计,比如正面图案设计、背面图案设计、整体包装设计(以上三者可以用外观设计专利来保护)、logo(可以用商标保护)。 12、为什么只有对植物新品种权的保护,而没有针对动物新品种权的保护? 我个人的理解是两方面考虑。 一个是从生物专利权所涉及的社会伦理道德问题考量。转基因动物有涉嫌侵犯动物(特别是高等智慧动物)生存的权利,有虐待动物的嫌疑。这也是欧洲为什么一直对动物新品种持保留谨慎的态度。 二是对我国转基因动物新品种领域的现实考虑,若一旦允许授予转基因动物专利,短期看来,外国申请人的领先技术就可能会抢占先机和垄断市场,因此国内也有部分学者认为我国关于动物和动物品种保护的立法时机尚未成熟。有点类似于印度从2005年才修改专利法开始给药品的化学成分授予专利权。 欢迎探讨。 13、专利代理职业的发展前景是? 可以像你说的一样啊,成为很牛的专利代理人。专利代理人是靠经验吃饭的,所以经验越丰富,当然个人价值越高了。 开自己的事务所或公司可是有些偏离了专利代理人的本行,开事务所对人的要求是管理才能,而非专业才能。如果自己能积累一定的客户资源,找个事务所当合伙人也是不错的选择。很多业务很好的代理人其实都不愿意参与事务所管理的,何况自己办所呢。 14、技术型创业公司应该在什么阶段开始申请第一份专利? 我倒是建议别把申请专利这件事想的局限于专利本身,或者说别指望申请了专利就可以保护你的技术。换个思路想这件事——把专利当作资产——也许会对你更有启发。 创业者可能会说,我有独一无二的核心技术,这是我创业的竞争法宝。但殊不知,在这个信息泛滥的年代,你的点子,基本上不太可能全世界只有你一个人想到。移动互联网界有句话,一个好点子,至少有100个人同时想到,10个人去实践了,最后让腾讯做出来了。所以,事实上技术本身对于创业公司的价值没有大家想象的那么大。我帮助过一些创业者,也帮他们的独特技术做了专利,但结果由于融资方面的原因公司关门了,专利最终也没用了。 事实上,从专利能够保护技术的角度而言,有大量专利积累的公司在专利保护方面根本就不是靠所谓早期创始人的1-2个核心专利就够的。而且,所谓的核心专利或核心技术,也不是公司创始阶段搞几个专利就能“命中”的。核心专利需要大量的积累,从量变到质变,更需要市场的检验。你觉得再好的技术,市场没人买单也没用。 所以回到最初我的建议,不妨把专利制度看作是你的技术可以变现的一种渠道。无论是作为无形资产作价入股、享受政府资助补贴、减税、为投资人吃定心丸等等,都是实实在在的好处,能给你的无形技术折现的一个非常便利且有效的渠道。 15、创业的想法、经营方式、运作方式可以申请专利吗? 经营方式等,属于典型意义上的商业方法,在中国是不予保护的。但如果你的运作方式,结合了计算机技术来实现,比如大数据、云计算什么的,还是有可能做专利的。 16、工科学法硕知识产权优势在哪? 硬性好处如上面Jason说的,是考代理人资格的必备条件。 软性方面,我更倾向于认为理工科多年的严谨的逻辑思维训练模式,对后期实务中理解和运用法律是很有帮助的。在知识产权实务中,技术是且仅是个敲门砖,何况专利的技术划分非常粗糙,就是电子、机械和化学三大块,你选择了其中一块,那基本上什么类型的技术都会碰见。举个例子,选择电子,凡是带电的(强电、弱电、计算机、网络、通信……)专利你都躲不过。因为技术更新太快,而且人的精力有限,所以光凭理工科学到的那点可怜的技术背景,绝对不够应付将来面对的大量新技术。那怎么办呢?玩命恶补技术肯定是不现实的,而更多的是运用逻辑归纳和法律思维的模式,来处理每一个实际中的问题。同样是理工科背景出身,有没有受过正规的法律训练,差别是很大的。这也是为什么很多代理人干了几年后纷纷再去学法律、考律考。真不完全是为了凑证,大多是实务中遇到困难被逼的啊。举个反例,代理行业有几个非常优秀的诉讼律师,根本就没有理工科背景,照样对技术是兵来将挡水来土掩,靠的就是逻辑和法律思维能力。 除了思维能力,早期的法律训练对后期的工作也是会有很多实际帮助的,特别是如果从事的是专利无效和诉讼工作。所以我对上面的同学提到的“除了专利法(广义)以外几乎不需要其他法律知识”,我不敢苟同,至少程序法(民诉和行政诉讼)这两大块就根本躲不过去,必须烂熟于胸。如果是做商标还涉及到刑事。 17、专利会不会阻碍科技发展? 恰恰相反,专利的立法本意就是为了促进科技的发展。因为在授予你一定时期私权的同时是有对价的,也就是要求你的专利公开给全世界。专利公开一是可以让他人知晓并不再进行重复研发,二是有助于启发他人在已公开专利的基础上再进行后续研发。 当然,事物总有两面性,所以大家才会看到如今的专利联盟垄断、专利诉讼大战、专利流氓等等滥用专利的现象,专利有利就会有弊,也许有一天专利制度不再适应技术发展而会消亡也说不定。不过目前看来,即使有种种弊端,也似乎没有更好的办法来保护个人的发明创造了。 18、知识产权管理专业主要涉及哪些知识?如何培养兴趣及入门? 涉及的知识太多了,是一个非常综合的领域。就我目前粗浅的理解,至少涉及知识产权法律、包括基本的申请注册、维护、维权、运用、许可、资本化等多个方面。在国内这类人才是奇缺。这个领域偏重于法律和资产管理,如果你对这两个领域感兴趣就没问题。入门的话,这方面美国绝对走在世界前列,有机会进入美国企业或学校学习会是非常好的起点。 19、如果我完全自己研发的软件自己写的代码实现了下拉刷新,也侵犯twitter下拉刷新专利吗,为什么? 如果你指的就是专利法意义上的“侵犯专利权”,一万次的强调,首先要看你的行为!!!没有侵权行为,一切免谈。在中国,所谓侵权行为是指“为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。你先有这些行为了,再谈和专利进行方案比对看是否侵权。换句话说,如果你在家编着玩,或者在实验室搞科研,即使方案完全一样,也不侵权。 其次,再来看Twitter的专利到底搞了些什么。我查了这个专利,US2010/0199180,权利要求1是这么说的: “一种方法,包括: 显示内容区域; 接收与第一命令相关的输入,所述第一命令包含滚动该内容区域的请求;以及 根据所述第一命令,执行第二命令,所述第二命令与所述第一命令无关。” 单从文字侵权上讲,侵权就是逐条特征进行判断,所以和你写的代码具体是什么是无关的,只要你的软件实现了上述这三个步骤,简单来讲即“显示”、“接收输入请求滚动”、“执行第二命令”,就是侵权。 软件专利,立法的本意只是保护技术方案,但在实际情况中,为了不受到方案本身可能过于具体而导致范围过小的问题,高明的专利权人会采用所谓“功能限定”的写法,即你说的保护技术效果。如果功能限定的写法被批准,那确实是保护范围相当大的专利,但随之而来的问题是专利可能会不太稳定,容易被无效掉。 还有需要提醒的是专利侵权的地域性问题。在哪里要得到保护,就需要在哪里申请专利。我能查到的twitter这个专利,只在美国申请并授权了,在中国似乎没有。所以在中国使用就无所谓侵权的问题。 20、自由插画作者如何保护自己的知识产权? 其实著作权的保护靠作者一人是很难的,维权成本也很高,所以才会有中国音像著作权集体管理协会这种组织来集体运作著作权保护的事情。从商业的角度来讲,个人作者应该多和大机构合作来保护自己的原创作品,比如签约作者之类的,或者可以通过许可机构有偿使用自己的版权作品等等。机构有偿购买了你的作品,被盗取的话也自然会伤害到他自身的利益,他也不会坐视不理的。另一个好处是机构帮你推广的效率要远比个人高得多。但坏处是个人对机构明显实力不均衡,因此你谈判溢价的能力会很差,会签各种所谓不平等条约。这两方面利益就看你怎么平衡了。 21、振荡法测血压的专利是否大部分已经过期? 血压计卖的便宜不一定和专利过期有关系,也可能是成本降低、推广得当的原因。专利保护的是具体的产品和方法,即使是震荡法测血压的专利在先且专利没过期,后面的人也可以运用该原理制作一些改进产品或方法,也照样可以获得专利权。是否有专利授权的许可使用可以在国家知识产权局的网站上查到专利的许可情况。 22、据说宝马依靠专利,使圆环形日行灯这种常见形状仅宝马才能用。怎样设计和策划专利才能达到这样霸道的效果? 楼主误解了专利和商业之间的关系,或者说过分夸大了专利的作用。专利是商业的助推器,但换过来说,如果商业推广不行,再好的专利技术也没人用。这个现象在药厂中非常普遍,首先你得通过市场证明你的药是好药,大家都离不开,再谈用专利保护的事情。高通的CDMA专利组合是一个道理。 23、App中的交互设计可以申请专利么? 如果设计要点在UI,可以考虑申请外观设计和版权保护,但目前中国不能保护通电显示的UI的外观设计,但美国可以。 24、股份制公司涉及收购时的知识产权如何保护和共享? 首先是要好好梳理一下被收购企业目前的知识产权状况,不仅仅是已经获得权利的专利,还包括正在申请中而未公开的、以及以技术秘密形式存在的一些生产工艺等等。所谓的梳理一般可以委托律师做相关的尽职调查,包括所有知识产权(包括专利、商标、著作权)当前的法律状态,例如已授权的是否仍然存续,是否有抵押、许可等财产关系,未授权的授权前景如何等等。 其次,是对尚未形成知识产权的一些技术秘密进行整理,例如是否需要申请专利?是否以收购方的名义申请?以专利还是技术秘密形式保护更好? 然后,对知识产权为企业带来的实际价值进行评估。无形资产的评估一直以来没有什么标准算法,需要结合收购方、被收购方以及市场地位进行针对性的评估。比如,哪些产品用到了专利技术?作用有多大(例如提高了多少产量、降低了多少成本)?是否有其他竞争方的可替代专利?前景如何?另外,有些已经过时的知识产权也可以在评估的基础上放弃,以降低收购成本。 最后,基于评估的结果完成收购的最后一步,完成知识产权转让的法律登记手续。知识产权的转让是需要去官方进行登记备案公示的,千万不要出现ipad商标那样的只签了协议没去商标局做转让备案的乌龙。 25、视撤专利申请能不能分案? 视为撤回的案子,如果没有走恢复程序,是无法提分案的。如果想提,先走恢复让案子活过来。 26、怎样使用字体不侵权? 字体的侵权问题在中国法律界一直有争议,争议焦点就在于字体是不是具有法律意义上的著作权。现在主流观点和一些判例的结论是单个字体不具有著作权,但字库是具有的。 你提到的2和3是正版Windows自带的,因此属于权利用尽,也就是说已经在购买Windows的同时支付了字体的版权费用,后续无论如何使用都无需再向版权人支付费用了。 至于1,如果使用的是单字,那么按照主流观点也是不侵权的,因为单字没有著作权。不过如果是使用的盗版字库,那就有侵犯字库著作权的问题,因此还是建议购买正版字库,一劳永逸。 27、对世界知识产权界有重要影响的国际性的知识产权会议、活动和组织,以及公约? 国际商标年会,INTA,http://www.inta.org 每年5月举办,80%在美国本土,20%在其他国家和地区。参会人员大概能有10000+,算是业内规模最大的会议了吧? 我个人感觉知识产权会议规模是最重要的,对我来说更有用的是同行之间的交流,国内的知识产权服务还处于初期阶段,多借鉴国外发达地区的经验会很有用。 28、手机评测标准可以申请专利吗? 1、关于专利保密的问题,王自如的回答是没问题的。专利采取的是先公开后审查的制度,从提交到专利局到公开给公众,有18个月的等待期,在此期间,专利虽然提交但仍然是对公众保密的,原因是专利申请人很可能认为自己的想法不成熟或是商业上的考虑而保留有撤回专利的权利。我查了一下王自如、载乐科技目前都没有公开出的专利(可能还没提交,也可能提交了还未公开),因此王自如说的保密是没有问题的。 2、关于评测标准是否能授予专利的问题,有一定争议。但就我个人理解,如果是评测标准中涉及的评测方法、评测手段等,从授权客体这个角度看申请专利是毫无问题的。专利中不予授权的客体(专利法第25条)可以理解为仅仅是狭义的智力活动规则,比如游戏规则、图书编目规则等,而如果规则或标准融入了技术力或实现了技术效果,就不属于专利法第25条所禁止的范围了。 作者:顾珊 链接:https://www.zhihu.com/people/gu-shan-10/answers 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。